Home Starten Bedrijfsvoering Marketing Ontwikkelen Netwerken Forum
Home
 
U bent hier: Home Marketing Merkregistratie

Een merk registreren: hoe doe je dat?

Wil je kunnen optreden tegen misbruik van jouw handelsnaam en/of merknaam, dan zul je die moeten registreren. Je kunt dit doen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Alleen na registratie is een merk jouw eigendom en mag je het ® teken gebruiken. Om een merk te registreren, moet je verschillende stappen zetten. Het onderstaande schema helpt je op weg:

Stap 1: zelf doen of laten doen?

"Voor mij stond daardoor vast dat ik me de komende jaren serieus zou inzetten om JAMMIE-producten en –diensten te ontwikkelen. Het risico dat iemand anders ook dezelfde naam of een vergelijkbare zou gebruiken, wilde ik niet lopen; dat zou zonde zijn van alle tijd, geld en moeite die ik op dat moment al in JAMMIE had gestoken."

Janine Bruinooge registreerde het merk JAMMIE ®

Op de website van het BBIE kun je online je merk registreren (deponeren). Een helpfunctie is beschikbaar om je door alle administratieve stappen te leiden. Het registratieformulier en de bijbehorende toelichting zijn ook te downloaden. Als je wilt, kun je de merkregistratie geheel zelfstandig regelen. Bedenk wel dat het registreren van een merk meer is dan het invullen van wat formulieren. Je moet rekening houden met allerlei praktische en juridische aspecten. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat jouw registratie wordt goedgekeurd en dat je merk later zo optimaal mogelijk is beschermd. Zaken waar je over na moet denken, zijn onder andere:

  • Welke tekens zijn geschikt als merk? Niet elke vorm of kleur wordt bijvoorbeeld geaccepteerd.
  • Zijn er oudere merken waar je rekening mee moet houden? Ook eigenaren van merken waarbij de registratie is verlopen, kunnen nog aanspraak maken op hun merkrechten.
  • Voor welke waren en diensten kun je je merk het beste registreren: welke klassen geven de optimale bescherming, maar de minste kans op conflicten met andere merkeigenaren?

Aan een merkregistratie kunnen dus wat haken en ogen zitten. Het is daarom verstandig om vooraf advies in te winnen bij een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat. Onder andere via de Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM) kun je in contact komen met deze juridische specialisten. Bij veel merkengemachtigden is een eerste adviesgesprek gratis en vrijblijvend en hoor je welke mogelijke moeilijkheden er aan je merkregistratie kleven. Na een adviesgesprek kun je beter bepalen of je de merkregistratie zelf kunt doen – als er weinig risico’s zijn – of dat het verstandig is om hulp in te schakelen – als er mogelijk beren op de weg zijn.     

Stap 2: ga na of een merk nog beschikbaar is

Het is verstandig om na te gaan of de merknaam die jij wilt registreren, al door iemand anders is geclaimd. Op die manier voorkom je een mogelijke afwijzing van je merkregistratie en conflicten met andere merkeigenaren. Je kunt op drie manieren nagaan of een merk nog beschikbaar is.

  1.  Raadpleeg het online Merkenregister van het BBIE.  Dit register is openbaar en gratis toegankelijk. In het register kun je alle gedeponeerde en ingeschreven merken vinden die gelden in de Benelux. Je ziet ook Europese en internationale merken waarbij de Benelux is aangeduid: die geclaimd zijn voor België, Nederland en Luxemburg.
  2. Vraag het BBIE om een onderzoek. Op de website van het BBIE kun je informatiepakket downloaden en een onderzoeksformulier invullen. Tegen betaling (vanaf € 150, - ) onderzoekt het BBIE welke oudere merken er voor bepaalde waren of diensten bestaan die wellicht een bezwaar vormen voor het merk dat jij wilt registreren. Binnen drie weken ontvang je een onderzoeksrapport.
  3. Laat een merkgemachtigde onderzoek doen. Zelf kun je natuurlijk ook in het register van de KvK en het BBIE nagaan of er handelsnamen en/of merknamen bestaan die overeenkomen met de namen die jij wilt registeren. Kun je echter ook de zoekresultaten goed beoordelen? Wanneer vormt een oudere merknaam een risico? Een merkgemachtigde kan je helpen de risico’s goed in te schatten. Daarnaast heeft hij meerdere registers en bronnen – ook buitenlandse – tot zijn beschikking en kan hij daardoor uitgebreider onderzoek verrichten.

Welke onderzoeksmanier je ook kiest, voor alle drie geldt: ze bieden geen garantie voor een zorgeloze toekomst. Het is namelijk nooit helemaal te voorspellen wie op basis van welk merk bezwaar zal hebben tegen jouw merk. 

Stap 3: voorkom afwijzing door het BBIE

Als je besluit om een handelsnaam of merk te registeren, zou het vervelend zijn als het BBIE je registratie afwijst omdat die niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. De registratiekosten krijg je namelijk niet terug als het BBIE je aanvraag afkeurt. Houd daarom bij het registreren van een merk rekening met de volgende zaken:

  1. Een merk moet onderscheidend zijn. Het gekozen teken moet verschillen met die van concurrerende producten en diensten. De functie van een merknaam is om dat verschil (onderscheid) duidelijk te maken. Een merk is niet onderscheidend als het:

  • Heel algemeen (verwoord) is. Zo is bijvoorbeeld een merknaam als Biomild voor yoghurt niet goed. Volgens het Europese Hof van Justitie bevat “deze samenstelling geen ‘ongebruikelijke wending’ die het geheel voldoende onderscheidend maakt om als merk te dienen”. Bio refereert naar de biologische productiewijze en mild is een smaakaanduiding. Allebei te algemeen voor een merknaam van yoghurt. (Bron: brochure Merken beschermen in de Benelux van BBIE)

  • Het een soortnaam betreft. Het woord ‘appel’ is bijvoorbeeld niet als merk te claimen. Behalve als het om een totaal ander product gaat: appel voor een elektronicabedrijf. 

  • Het uitsluitend een hoedanigheid, hoeveelheid of bestemming van een product aangeeft. 'Relatielijn' voor een 0900-lijn of 'schenkstroop' voor vloeibare stroop is bijvoorbeeld niet toegestaan.
  1. Een merk mag niet misleidend zijn. Je kunt niet een woord als ‘thee’ registreren in combinatie met een beeldmerk waarin koffie te lezen is. Ander voorbeeld: de afbeelding van een koe kun je niet gebruiken als je een merk wilt registreren voor het product margarine. Een koe wordt geassocieerd met echte (room)boter.
  2. Een merk mag niet bestaan uit een vlag of een embleem, beschermd onder het Verdrag van Parijs. Je kunt dus niet de blauwe vlag met in een cirkel geplaatste gele sterren van de Europese Unie gebruiken.
  3. Een merk mag niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.


(Bron: informatiepakket merkregistratie van BBIE en het online merkendossier van KvK)

Stap 4: kies de juiste klassen

Op het registratieformulier kun je een merk laten vastleggen voor verschillende categorieën, ook  wel klassen genoemd. Standaard zijn dat er drie. Tegen een extra vergoeding kun je een merk voor meer klassen registreren. Let op dat je juiste klassen kiest: de categorieën die passen bij de waren (producten) en/of diensten waarvoor je het merk gebruikt of – ook belangrijk – in de toekomst wilt gebruiken. Het BBIE hanteert een internationale standaardindeling die bekend staat als Nice Classificatie en waarbij waren en diensten zijn ingedeeld in 45 klassen. Je kunt op drie manieren aangeven voor welke klassen je een merk wilt registreren.

  1. Je gebruikt de standaardklassenummers en de standaardomschrijving, zoals weergegeven in de bijlage van het registratieformulier van het BBIE. Bijvoorbeeld: ‘Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.’
  2. Je gebruikt de standaardklassenummers en omschrijft in eigen woorden de specifieke waren (producten) en of diensten. Bijvoorbeeld: ‘Kl 35 Reclame en reclameadviezen; reclameontwerp; technische advisering bij het maken van reclame; beheer van commerciële zaken; marktonderzoek en advisering daaromtrent; marketing en marketingadviezen; het bedenken, vormgeven en uitvoeren van reclamecampagnes en andere promotionele activiteiten en projecten.’
  3.  Als je in het verleden al een merk hebt geregistreerd, kun jij bij een wijziging of nieuwe registratie verwijzen naar de standaardklassenummers en omschrijving die je eerder hebt gebruikt

(Bron: informatiepakket merkregistratie van BBIE)

Stap 5: registreer meerdere tekens

Een merk is een teken om je producten en diensten te onderscheiden. Dat teken kan een naam  of een logo zijn. Maar ook een vorm, kleur, cijfercombinatie, klank of slagzin, of een combinatie van verschillende tekens. Het registeren van een woordmerk, bijvoorbeeld je handelsnaam, is vaak de eerste stap bij het vastleggen van een merk. Als je zeker weet welk logo je zult gebruiken, kun je dat ook vastleggen. Voor het registeren van overige tekens – in dit geval een beeldmerk – betaal je een extra vergoeding. Meerdere tekens registreren heeft als voordeel dat je sterker kunt optreden tegen mogelijk misbruik. Het zou bijvoorbeeld zonde als je je ‘eigen’ dienst opeens op de website van een concurrent tegenkomt, maar dan onder een andere naam. Met alleen een woordmerk in je bezit kun je in een dergelijke situatie weinig doen omdat je geen logo, kleur etc. hebt geregistreerd. Bedenk bij het vastleggen van elk teken wel dat iedere wijziging geld kost. Het is bijvoorbeeld niet handig om een beeldmerk te registreren als je nog geen definitief logo hebt.     

Stap 6: bepaal voor welk gebied je een merk wilt registeren

Je kunt kiezen om een merk te registreren voor de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg), de Europese Unie, een specifiek land of wereldwijd. De laatste optie geeft je het recht om een merk internationaal te voeren. Voor de meeste freelancers volstaat – in eerste instantie - een zogenaamde Benelux-registratie omdat ze uitsluitend in Nederland actief zijn. Het BBIE regelt merkregistraties in de Benelux. Het BBIE legt op zijn site uit hoe je je merk buiten de Benelux kunt registreren. 

Stap 7: stuur het registratieformulier op en wacht af

Zodra het BBIE jouw aanvraag heeft ontvangen, krijgt dat een datum en tijdstip van ontvangst toegekend. De aanvraag is vanaf dat moment terug te vinden in het Merkenregister van het BBIE. In het register kun je ook zien wat de status van je aanvraag is. Het BBIE controleert daarna of je aanvraag aan de minimale registratievoorwaarden (depotvereisten) voldoet:

  • Is het merk duidelijk weergegeven?
  • Is de naam van de deposant (persoon of onderneming) vermeld?
  • Zijn de waren en diensten duidelijk omschreven?
  • Indien het een collectief merk is, is er een reglement bijgevoegd?

Als je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet en je hebt de verschuldigde kosten betaald, dan neemt het BBIE de registratie in behandeling en voorziet je aanvraag van een depotdatum. Deze datum is van belang voor de bepaling van de rangorde tussen jouw merk en rechten van anderen: oudere of latere merken. 

Vervolgens is het afwachten geblazen: in de volgende vier tot zes maanden vinden belangrijke fasen in het registratieproces plaats. Het BBIE gaat onder andere na of de aanvraag inhoudelijk juist is. Is bijvoorbeeld het gewenste merk wel onderscheidend genoeg? Eigenaren van oudere merken kunnen in dezelfde periode bezwaar maken (oppositie indienen) tegen je aanvraag. Als alle formaliteiten zijn afgerond en je aanvraag is goedgekeurd, wordt je merk ingeschreven en ontvang je hiervan een bewijs. Vanaf dat moment ben jij de eigenaar van het merk. 

Pas op voor neppers!
Helaas zijn er malafide bedrijven die ook geld willen verdienen aan merkregistratie. Vaak benaderen zij zelfstandigen die net merkeigenaar zijn geworden. Meestal versturen ze een brief met daarin de vraag o f de geadresseerde wil betalen voor zogenaamde publicatie en/of registratie van zijn merk(en). Ga nooit op die verzoeken in; dergelijke bedrijven hebben niets te maken met de officiële registers.

Stap 8: onderhoud je merk na registratie

Na al die moeite om eigenaar te worden van een merk, wil je dat natuurlijk ook graag blijven. Een merk blijft jouw eigendom als je het gebruikt en bewaakt en je de registratie ervan tijdig verlengt en up to date houdt. Wat houdt dat precies in?

  • Een merk gebruiken
    Als je langer dan vijf jaar niet met je merk deelneemt aan het economische verkeer, dan kan het merk de status ‘vervallen’ krijgen. Zolang je je diensten en producten onder je merk aan de man brengt, is er niks aan de hand. Houd er wel rekening mee dat je je merk gebruikt zoals je het hebt geregistreerd. Als je bijvoorbeeld je logo verandert, pas dan ook je merkregistratie aan.  
  • Een merk bewaken
    Je onderscheidt je het beste als er niet of nauwelijks look-a-likes van jouw merk zijn. Als die zich aandienen, kun jij als merkeigenaar daar tegen optreden. Je kunt bezwaar maken tegen andere die jouw merk op de een of andere wijze aantasten. Dat moet je meestal binnen een bepaald termijn. Het is daarom noodzakelijk dat je goed in de gaten houdt welke nieuwe merken er worden geregistreerd en gebruikt. Het BBIE biedt hiervoor een zogenaamd jaarabonnement voor latere merken aan. Je kunt het bewaken van je merk ook uitbesteden aan een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat.
  • De registratie tijdig verlengen
    Een merkinschrijving is tien jaar geldig en kun je iedere tien jaar weer verlengen. Je kunt dus in principe je hele leven eigenaar van een merk zijn. Voorwaarde is wel dat je op tijd je inschrijving verlengt. Het BBIE stuurt een herinnering naar het adres dat vermeld staat in het register. Verhuisd na je registratie en vergeten je nieuwe gegevens door te geven? Dat is pech voor jou; tijdige vernieuwing van je inschrijving is jouw verantwoordelijkheid en niet die van het BBIE. 
  •  De registratie vernieuwen
    Als je adresgegevens veranderen, maar ook als je een ander soort diensten besluit aan te bieden: pas je registratie aan. Op die manier blijf je eigenaar van een merk waarvan je ook eigenaar wilt zijn.

Aanbevolen websites

Geraadpleegde bronnen

  • Online dossier merkregistratie van Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
  • Dossier merkregistratie, Kamer van Koophandel (KvK).
  • Kooij, van der P.A.C.E & Mulder, S.J.A. (1996). Hoofdzaken intellectuele eigendom. Uitgeverij Kluwer. 
  • Kist, B. (2007). Blijf van m’n naam af! Uitgeverij Podium.

Auteur: Janine Bruinooge

http://www.lancelots.nl/marketing/merkregistratie Sitemap © Copyright Applinet B.V. 2004-2018 ColofonAdverteren